Merek dagang Amerika Serikat memberi pemiliknya hak untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang mirip secara membingungkan sehubungan dengan barang atau layanan serupa. Biaya permohonan merek dagang dapat sangat bervariasi tergantung pada keberadaan merek serupa.
Proses pengajuan merek dagang melewati tiga tahap:
Tahap 1 – Penerapan
Sebagai permulaan, pemohon merek memiliki empat opsi untuk permohonan merek dagang tergantung pada keadaan khusus mereka:
1) Bagian 1 (a) dari Undang-Undang Lanham (Undang-Undang Merek Dagang Amerika Serikat) memungkinkan permohonan bagi pelamar yang telah menggunakan merek mereka dalam perdagangan Amerika Serikat (misalnya, sudah berbisnis di AS).
2) Bagian 1 (b) dari Lanham Act memungkinkan aplikasi bagi pelamar yang memverifikasi bahwa mereka bermaksud untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan Amerika Serikat dalam waktu 1 tahun setelah publikasi di Daftar Nasional. Penerapan tersebut harus disempurnakan dalam waktu 1 tahun dengan mengirimkan spesimen untuk membuktikan penggunaan merek dalam perdagangan. Tujuan dari permohonan 1 (b) adalah bagi pelamar yang belum menggunakan merek di AS untuk “mengunci” tanggal prioritas mereka ke tanggal permohonan 1 (b) mereka – dengan kata lain, jika entitas lain menggunakan merek yang sama setelah permohonan 1 (b) pemohon tetapi sebelum tanggal penyempurnaan, pemohon asli akan diberikan prioritas sejak tanggal 1 (b) permohonannya.
3) Bagian 44 (e) dari Undang-Undang Lanham mengizinkan pelamar asing yang telah memiliki pendaftaran merek dagang di negara asalnya untuk mendaftarkan merek mereka di AS berdasarkan pendaftaran asing tersebut.
4) Bagian 44 (d) dari Lanham Act mengizinkan pemohon asing untuk “mengunci” hari prioritas untuk merek mereka hingga hari aplikasi merek dagang asing mereka. Hasil praktisnya sama seperti pada aplikasi 1 (b) yang dijelaskan di atas.
Pelamar dapat mendaftar dengan kombinasi dari opsi di atas. Misalnya, mereka dapat mengajukan permohonan berdasarkan Bagian 1 (a) jika mereka telah menggunakan merek tersebut di AS dan mereka juga dapat menggunakan Pasal 44 (d) untuk mengunci tanggal prioritas mereka ke tanggal kemungkinan permohonan asing yang lebih awal.
Biaya untuk Tahap 1:
Biaya USPTO : Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) mengenakan biaya pengajuan $ 325 untuk setiap kelas di mana pemohon ingin mendaftarkan merek dagang mereka. Sebuah “kelas” adalah deskripsi dari jenis barang atau jasa yang terkait dengan merek tersebut. Misalnya, Craigslist.com terdaftar untuk Kelas 35 (informasi periklanan) dan Kelas 38 (papan buletin interaktif).
Biaya Pengacara : Sebagian besar pengacara mengenakan biaya per jam untuk pekerjaan merek dagang atau sebaliknya mengenakan biaya tetap berdasarkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengajuan awal. Dokumen awal untuk pengajuan Tahap 1 tidak boleh lebih dari satu jam. Seperti yang dijelaskan di bawah, tidak mungkin memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan aplikasi melalui Tahapan 2-3.
Biaya Pencarian : USPTO tidak mengembalikan biaya pengajuan, oleh karena itu sebelum mengajukan aplikasi, sangat disarankan untuk meminta pengacara Anda melakukan pencarian di database USPTO untuk memastikan bahwa pendaftaran atau aplikasi untuk merek serupa belum ada. Metode pencarian yang paling disarankan adalah meminta pengacara menggunakan layanan spesialis, seperti Thompson CompuMark, untuk melakukan pencarian menyeluruh. Layanan semacam itu umumnya mengenakan biaya $ 600-800 untuk pencarian.
Meskipun sebagian besar pengacara dapat melakukan pencarian dengan biaya yang lebih rendah, kami merasa itu berbatasan dengan malpraktek untuk tidak mendesak klien untuk mengejar opsi yang lebih menyeluruh.
Tahap 2 – Tindakan Kantor
Setelah aplikasi diajukan, USPTO akan menugaskan Pemeriksa untuk mengevaluasi merek dagang yang diusulkan dan memutuskan apakah memenuhi persyaratan untuk dipublikasikan ke Lembaran Resmi .
USPTO akan menerbitkan Office Actions berupa korespondensi dari Pemeriksa kepada pemohon, jika Pemeriksa menemukan cacat dalam aplikasi. Cacat yang paling umum dan tidak berbahaya termasuk deskripsi barang dan jasa yang tidak tepat atau tidak jelas yang terkait dengan merek atau deskripsi yang tidak jelas dari merek itu sendiri. Cacat seperti itu dapat diatasi dengan respons yang singkat dan sederhana terhadap Tindakan Office.
Tindakan Kantor yang lebih serius muncul jika Pemeriksa menemukan aplikasi membingungkan mirip dengan merek dagang yang sudah ada. Sementara kemungkinan untuk melihat situasi ini praktis tidak ada jika pemohon melakukan pencarian menyeluruh dari database USPTO sebelum melamar, sayangnya tidak ada jaminan 100%.
Pada tahap ini, tergantung pada kemiripan merek yang ada, dan berdasarkan nasihat pengacaranya, pemohon mungkin ingin membantah keputusan pemeriksa atau meninggalkan aplikasi.
Biaya untuk Tahap 2 :
Biaya USPTO : Tidak ada biaya USPTO untuk menanggapi Tindakan Office. Ada biaya pengajuan $ 100 per kelas untuk mengajukan banding atas keputusan akhir Pemeriksa jika tanggapan pelamar gagal.
Biaya Pengacara : Pengacara mengenakan tarif per jam untuk menanggapi Tindakan Kantor dan, jika berlaku, untuk mengajukan banding atas keputusan yang merugikan.
Tahap 3 – Publikasi ke Daftar Federal dan Potensi Oposisi
Setelah pemohon berhasil melewati Tahap 2 dengan mengatasi masalah apa pun yang mungkin dimiliki Pemeriksa dengan aplikasi (atau dengan berhasil mengajukan banding atas keputusan merugikan Pemeriksa), merek dagang yang diusulkan akan dipublikasikan di Lembaran Resmi untuk memungkinkan pemilik merek dagang lain kesempatan untuk Menentang tandai dalam hal mereka merasa itu secara substansial mirip dengan merek terdaftar mereka atau merek tidak terdaftar mereka yang mungkin memiliki prioritas penggunaan (misalnya, mereka menggunakan merek dalam perdagangan AS sebelum pemohon menggunakannya atau sebelum pemohon menetapkan prioritas dengan lamarannya).
Jika pemilik merek dagang membuat penolakan, aplikasi akan melanjutkan ke proses pengadilan antara Pemohon dan Penentang sebelum Dewan Banding dan Uji Coba Merek Dagang (TTAB).
Biaya untuk Tahap 3:
Biaya USPTO: Tidak ada biaya USPTO untuk Tahap 3 selain biaya pengajuan TTAB yang mungkin timbul dari litigasi Oposisi.
Biaya Pengacara : Jika aplikasi Ditentang oleh entitas lain dengan merek yang secara substansial serupa, aplikasi akan dilanjutkan sebagai litigasi. Sulit untuk memperkirakan jumlah jam pengacara yang dibutuhkan untuk litigasi semacam itu. Selain itu, biaya tambahan dari litigasi tersebut akan mencakup biaya penemuan untuk memastikan apakah tanda tersebut serupa, apakah Penentang memiliki prioritas, serta solusi lain yang mungkin dimiliki pemohon tergantung pada fakta yang dipelajari dalam pengungkapan.
Total biaya litigasi tersebut dapat mencapai puluhan ribu dolar dan, oleh karena itu, kami menyarankan klien kami bahwa litigasi selalu menjadi pilihan terakhir. Jika situasi seperti itu terjadi, kami membantu klien kami meminimalkan biaya dengan berusaha keras untuk mencapai penyelesaian dengan Lawan dimana Lawan akan menyetujui penggunaan “secara bersamaan” dari merek dengan imbalan beberapa nilai remunerasi yang ditetapkan.
Ringkasan
Hal tersebut di atas memberikan daftar semua kemungkinan dalam skenario kasus terbaik dan terburuk. Dalam kebanyakan kasus, aplikasi merek dagang akan dilanjutkan ke Berita Resmi tanpa Tindakan Kantor (Tahap 2) atau Penolakan apa pun (Tahap 3). Seperti dijelaskan di atas, kami selalu menyarankan klien kami untuk memilih pencarian database USPTO secara menyeluruh sebelum mengajukan aplikasi karena pencarian seperti itu adalah cara terbaik untuk memprediksi bagaimana aplikasi akan diproses.
